Gerardo Sánchez Vallejo: experto en propiedad intelectual y registro de marca.

Gerardo Sánchez Vallejo es originario de la Ciudad de México Distrito Federal, radica desde hace 32 años en la Ciudad de Santiago de Querétaro. Es egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, donde cursó la Licenciatura en Derecho con especialidad en Administración y Finanzas Públicas y la Maestría en Derecho Económico, en la cual le otorgaron la Medalla al Mérito Universitario. En 1999 fundó Marcas.com.mx el primer portal de Internet en otorgar asesoría en materia de propiedad intelectual de manera interactiva, logrando captar, a través de esa plataforma de negocios, clientes de diversas partes de la República Mexicana y del Extranjero.

Ha participado como conferencista en diferentes foros nacionales e internacionales en materia de la propiedad intelectual. Es miembro de la Barra Queretana Colegio de Abogados, Capítulo de la Barra Mexicana de Abogados, en donde actualmente es coordinador de Comisión de Propiedad Intelectual.

Impartió las materias de Derecho Corporativo y Seminario de Derecho Empresarial en la Universidad Contemporánea, actualmente Universidad Mondragón. Participa como comentarista invitado en diversos programas de radio y televisión, tratando temas relacionados con la propiedad intelectual. En la actualidad se desempeña como profesionista independiente como socio fundador de Marcas.com.mx y como consultor Externo del Área de Propiedad Intelectual en diversas firmas de abogados en la República Mexicana

¿Qué es la propiedad intelectual? La propiedad intelectual es la área del derecho en la cual se regula todo lo relacionado con marcas, avisos comerciales (eslogans), nombres comerciales, patentes, modelos de utilidad, diseños industriales y Derechos de Autor.

¿Cuáles son los aspectos más importantes en el registro de una marca?

1.- El registro de marcas en México debe realizarse ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), el registro únicamente tiene vigencia y validez en nuestro país.

2.- Inicialmente debe identificarse qué productos y/o servicios se van a identificar con la marca, a efecto de clasificarla. Para efectos del registro de una marca existe una clasificación internacional (NIZA) en la que se agrupan 45 clases, de la clase 1 a la 34 se refieren a productos y de la clase 35 a la 45 se refieren a servicios.

Una vez clasificada la marca se deberá realizar una búsqueda fonética y/o figurativa (si se cuenta con logotipo), en la clase que corresponda al producto o servicio que se desea identificar con la marca, en la base de datos del IMPI, por ejemplo: si mi marca va a identificar servicios de restaurante bar la búsqueda deberá realizarse en la clase 43, si mi marca va a identificar ropa la búsqueda será en la clase 25.

3.- Es muy importante que la búsqueda y dictamen de viabilidad lo haga un abogado especialista en propiedad intelectual ya que existen diversos aspectos que se deben revisar para determinar si una marca es viable o no de registro, no se trata simplemente de revisar si ya hay marcas idénticas otorgadas en la clase que corresponda, sino además determinar si alguna que esté en trámite o ya otorgada es semejante en grado de confusión, si la marca otorgada y que aparentemente impediría el registro de nuestra marca está caduca por falta de declaración de uso o renovación o viciada de nulidad, o que no se esté utilizando tal y como la otorgó originalmente el IMPI, o si tengo prerrogativas por haber usado la marca con fecha anterior a la declarada en la solicitud de la marca que aparentemente impediría el registro de mi marca, etc. 4.- Si la marca fue dictaminada favorablemente es muy importante que de inmediato se ingrese la solicitud, toda vez que los resultados de las búsquedas son obsoletos con el paso del tiempo, además de que la base de datos del IMPI no está actualizada en tiempo real.

5.- Para las marcas que ya fueron otorgadas es muy importante verificar lo siguiente: si la marca se otorgó a partir del 10 de Agosto de 2018, se tiene la obligación de declarar el uso de la marca cada 3 años. En caso de no hacerlo la marca caduca automáticamente, dejando libre el registro a otras marcas idénticas o semejantes en grado de confusión en la clase de que se trate. Si la marca se otorgó antes del 10 de Agosto de 2018, solamente se tendrá que declarar el uso de la marca hasta el 10o año, simultáneamente con la renovación de la marca.- 6.- Actualmente, el IMPI no exige pruebas para la comprobación del uso de las marcas, simplemente se hace una declaración de buena fe (que admitiría prueba en contrario). Sin embargo una vez que se publique el Reglamento a la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, es muy probable que se pida algún tipo de prueba del uso real y efectivo de la marca.- 7.- Por lo anterior es muy importante que se conserven facturas, publicidad, periódicos, revistas, publicaciones en redes sociales mediante las cuales se pueda acreditar el uso de la marca.

¿Qué pasa si uso una marca registrada que no es mía?

En la actualidad la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial establece sanciones administrativas muy severas a quien utilice una marca registrada sin autorización de su titular. El IMPI podría imponer una multa máxima de hasta por el importe de 250 mil Unidades de Medida y Actualización, que actualmente equivalen a $25'935,000.00 (VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.). La multa impuesta por el IMPI no se entrega el titular de la marca afectada, se ingresa directamente al IMPI. Una vez que la multa haya quedado firme, el titular de la marca afectada tendrá derecho a demandar indemnización por daños y perjuicios, los cuales en ningún caso podrán ser inferiores al cuarenta por ciento del indicador de valor legítimo de la marca presentado por su titular.

¿Qué no se puede registrar como marca?

La Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial establece 22 supuestos en los cuales no serán registrables las marcas. Los impedimentos más comunes se aplican a aquellas marcas que son descriptivas y/o genéricas del producto y/o servicios que pretenden identificar; nombres, frases o signos de programas o proyectos gubernamentales ya sean nacionales o extranjeros; los colores aislados; los nombres, apellidos, apelativos o seudónimos de personas prestigiosas sin su autorización; tampoco se registrarán marcas que utilicen la imagen, la voz identificable, el retrato o la firma de cualquier persona sin su consentimiento expreso o de quien tenga el derecho correspondiente; los nombres o denominaciones de una obra literaria o artística; las marcas que se hayan declarado o considerado por el IMPI como notoriamente conocida o famosa y aquellas solicitadas de mala fe (vgr., solicitadas por algún distribuidor autorizado).

¿Por qué es importante registrar una marca?

Inicialmente es importante señalar que con el registro de una marca se puede contar con la autorización de su uso de manera exclusiva en todo el territorio nacional y con ello se puede asegurar que no se está infringiendo derechos de propiedad intelectual de terceras personas que pudieran demandar el uso no autorizado de una marca idéntica o semejante en grado de confusión a la nuestra. Por otra parte al tener una marca registrada esta podrá convertirse en el activo intangible más valioso e importante de nuestra empresa o negocio, pudiendo obtenerse financiamientos para el desarrollo de la empresa usando como garantía dicho activo. Contar con una marca registrada es la única forma de poder impedir que terceras personas usen dicha marca ya sea de forma idéntica o usándola de manera semejante en grado de confusión para identificar productos y/o servicios iguales o relacionados.

De igual forma, si se cuenta con una marca registrada se pueden otorgar licencias de uso a terceras personas y tratándose del otorgamiento de franquicias el registro de la marca es el documento base con el que se debe contar para poder emitir una circular de oferta de franquicia (COF) y posteriormente poder firmar el contrato de franquicia.

Datos de contacto: Lic. Gerardo Sánchez Vallejo

Socio fundador

www.marcas.com.mx